Decreto Nº 34/999 - Decreto reglamentario de la Ley de Marcas

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

VISTO: Lo dispuesto por la Ley Nº 17011 de fecha 25 de setiembre de 1998;

RESULTANDO: I) que la formulación de la referida Ley estuvo motivada por el propósito del Poder Ejecutivo de actualizar y modernizar la legislación marcaria;
II) que teniendo en cuenta ello, las modificaciones introducidas permiten la adecuación de la materia a las nuevas condiciones en que se desarrolla el comercio, a la internacionalización del mercado, a la aparición de nuevas técnicas de contratación y al impulso del Sector Servicios, circunstancias que no pudieron ser contempladas, ni previstas, por la antigua Ley;
III) que las modificaciones adoptadas adecuan nuestro régimen nacional a los diferentes convenios internacionales suscritos por el país;
IV) que asimismo así se prevén figuras no reguladas por la normativa anterior dado que son posteriores en el tiempo;

CONSIDERANDO: I) que el Decreto Reglamentario se enmarca en la normativa nacional vigente y en dos Acuerdos Internacionales de relevante importancia, como el Convenio de la Unión de París, en la versión del Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1979 y por el que nuestro país ingresó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), anexo al Acuerdo que instaura la Organización Mundial del Comercio (OMC), ratificado por Uruguay y a través de la Ley No. 16671, de 13 de diciembre de 1994;
II) que el Decreto Reglamentario contempla no sólo el desarrollo y regulación de las nuevas figuras sino que organiza los registros que se crearon en la Ley;
III) que realizados los estudios pertinentes de forma exhaustiva con los sectores involucrados, agentes de la Propiedad Industrial e INAVI, y obtenidas las conclusiones respectivas, nada obsta a dictar el acto administrativo que reglamenta la Ley No. 17011, de fecha 25 de setiembre de 1998;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido por la Ley No. 17011, de fecha 25 de setiembre de 1998.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:

Sección V - Anulación y reivindicación del registro (Sustituido)

ART. 20º.-
Los propietarios de marcas en uso pero no registradas, no podrán ejercer la acción de anulación contra marcas registradas iguales o semejantes a las suyas.

ART. 21º.-
De acuerdo a lo previsto en el artículo 26º de la Ley No. 17011, la oposición basada en el artículo 6º de la misma ley excluye, para quien la hubiere deducido, la acción de anulación por la misma causal.

ART. 22º.-
La acción de anulación se diligenciará por el mismo procedimiento que el establecido para la oposición.(Incisos agregados)

ART. 23º.-
En caso que la anulación se funde en las causales previstas en los numerales 6º) y 7º) del artículo 5º de la Ley No. 17011, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá otorgar trámite preferencial.(Inciso agregado)

ART. 24º.-
La acción de reivindicación prevista en el artículo 28º de la Ley No. 17011, se diligenciará por el mismo procedimiento que el establecido para la oposición.
Cuando el acto administrativo que la acoge quede firme se modificará la titularidad, quedando el accionante en la misma situación jurídica que tenía el reivindicado al momento de la resolución.

Sección VI - Cambio de nombre o de domicilio

ART. 25º.-
La solicitud de cambio de nombre o de domicilio, de modificación del tipo social o de cualquier otra circunstancia que no afecte la titularidad del registro, deberá contener:
1º) El número de registro;
2º) El nombre y domicilio del titular;
3º) El nuevo nombre o nuevo domicilio.

Sección VII - Cambio de titularidad del registro

ART. 26º.-
El cambio de titular por causa de muerte se acreditará mediante la agregación del certificado de resultancias de autos de la sucesión o de testimonio notarial por exhibición del mismo.

ART. 27º.-
El cambio de titular por ejecución forzada se inscribirá por mandato judicial.

ART. 28º.-
Para la inscripción del contrato de cesión total o parcial de marca, el gestionante deberá completar el formulario de solicitud correspondiente.

ART. 29º.-
Con el formulario de solicitud de transferencia se deberá agregar el contrato en su versión original o en testimonio notarial. En caso de otorgarse el contrato por representante, sea éste agente de la propiedad industrial o no, deberá actuar mediante autorización expresa.

ART. 30º.-
Cuando existieran observaciones a la solicitud de inscripción del contrato de cesión se dará una vista al interesado de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, previo a adoptar resolución.

ART. 31º.-
En el caso de cesión de registro marcario previsto en el artículo 70º de la Ley No. 17011, se estará a lo dispuesto en los artículos precedentes en lo pertinente.

Sección VIII - Renovación de la marca

ART. 32º.-
La renovación del registro de una marca se solicitará, por su titular, en el formulario correspondiente.
Si dicha renovación se solicitara dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a su vencimiento, el titular deberá acompañar el recaudo de pago del precio de la publicación correspondiente. En el plazo referido el registro mantendrá su plena vigencia.

ART. 33º.-
La solicitud de renovación no podrá introducir ningún cambio en la marca, ni ampliar la lista de productos o servicios cubiertos por el registro.

ART. 34º.-
Presentada una solicitud de renovación en forma, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial la concederá con vigencia a partir de la fecha de vencimiento del registro o renovación anterior.

Sección IX - Extinción de la marca

ART. 35º.-
El titular de una marca registrada podrá -en cualquier tiempo- solicitar, en la forma estipulada en el numeral 2º) del artículo 66º de la Ley No. 17011, la renuncia total o parcial de su registro.(Incisos agregados)

ART. 36º.-
En caso de extinción de una marca otorgada al amparo de lo establecido en el numeral 1º) del artículo 4º de la Ley No. 17011, el organismo estatal involucrado deberá comunicarlo, en forma fehaciente, a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

CAPITULO II - DEL REGISTRO DE FRASES PUBLICITARIAS

ART. 37º.-
El registro de las frases publicitarias se tramitará de acuerdo a lo estipulado en los artículos precedentes, indicándose, expresamente, que se trata de una frase publicitaria.

CAPITULO III - DEL REGISTRO DE MARCAS COLECTIVAS Y DEL REGISTRO DE MARCAS DE CERTIFICACION O GARANTIA

ART. 38º.-
Para la obtención del registro de una marca colectiva, o de certificación o garantía, el gestionante deberá completar el formulario de solicitud correspondiente.

ART. 39º.-
Además de los datos mencionados en los artículos 39º o 46º de la Ley No. 17011, según corresponda, se deberán agregar dos ejemplares del Reglamento de Uso en el que se indicarán, en el caso de las marcas colectivas los siguientes datos:
1º) Características o cualidades que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca;
2º) Disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento;
3º) Motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la Asociación, así como las sanciones a aplicarse en caso de incumplimiento.

ART. 40º.-
Si del Reglamento de Uso o de sus posteriores modificaciones surgen observaciones de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, se dará traslado al solicitante o al titular para que, en un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, presente los descargos que estime pertinentes.

ART. 41º.-
Conjuntamente con la solicitud de marca colectiva se aportara copia en testimonio notarial de los Estatutos de la Asociación, debiéndose acreditar la constitución de la misma según su naturaleza, si correspondiera.

ART. 42º.-
Las marcas colectivas no podrán ser objeto de licencia a favor de personas distintas de aquéllas autorizadas por el titular, salvo disposición expresa en contrario establecida en el Reglamento de Uso.

ART. 43º.-
Las acciones derivadas del registro de una marca colectiva o de certificación o garantía, podrán ser ejercidas, únicamente, por su titular, salvo disposición expresa en contrario, establecida en el Reglamento de Uso.

ART. 44º.-
Los registros de marcas colectivas y de marcas de certificación o garantía se sustanciarán de acuerdo con el procedimiento establecido para las marcas, en lo pertinente.

CAPITULO IV - DEL REGISTRO DE LICENCIAS

ART. 45º.-
Para la inscripción en el registro de una licencia de marca, el gestionante deberá completar el formulario de solicitud correspondiente.

ART. 46º.-
Con el formulario de solicitud se deberá acompañar el contrato original o testimonio notarial del mismo.
Cuando existieran observaciones a la solicitud de inscripción de la licencia, se dará una vista al interesado de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, a efectos de su subsanación, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su gestión

ART. 47º.-
Presentada una solicitud en forma, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial procederá a hacer la correspondiente publicación, por una sola vez, en el Boletín de la Propiedad Industrial.

ART. 48º.-
Cumplidos los aspectos formales del trámite de solicitud de registro se procederá a inscribir el contrato de licencia.

ART. 49º.-
Cualquiera de los titulares del contrato de licencia deberá comunicar al Registro de la Propiedad Industrial toda modificación relacionada con el documento acompañado, de acuerdo a lo establecido en los artículos anteriores.

ART. 50º.-
La inscripción del contrato de licencia podrá ser cancelada a petición de cualquiera de las partes que acredite la extinción anticipada del mismo.

ART. 51º.-
La cancelación referida en el artículo precedente se publicará por una sola vez en el Boletín de la Propiedad Industrial.

CAPITULO V - DEL REGISTRO DE PRENDA DE MARCAS

ART. 52º.-
En el Registro de Prenda de Marcas se inscribirán:
1º) La constitución de la prenda de registros marcarios
2º) Los endosos, ampliaciones, novaciones y las reinscripciones operadas dentro del término de vigencia de la prenda.
3º) Las cancelaciones

ART. 53º.-
Para la obtención del registro de documentos relativos a prenda de marcas el gestionante deberá completar el formulario de solicitud correspondiente.
Con el mismo se deberá acompañar el original del documento en que se consigne la prenda del registro marcario y dos copias. El documento original y las copias deberán ser suscritas por las partes o sus representantes, con firmas autógrafas y certificadas por Escribano Público, debiendo constar en la certificación, al menos, los elementos requeridos en la declaración de solicitud así como, también, la especificación del titular del derecho que se afecta.

ART. 54º.-
Para la inscripción de modificaciones, en todos, novaciones y liberaciones parciales de garantía, se presentará: una solicitud suscrita por el acreedor prendario; el original del documento de prenda inscripto y una copia firmada del documento a inscribir.
Tratándose de solicitud de reinscripción se presentará a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el contrato original inscrito, y una nota suscrita por el acreedor con copia firmada.

ART. 55º.-
Cuando se cancele en su totalidad la garantía prendaria se presentará a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el contrato original y un escrito relacionando la inscripción o inscripciones a cancelar, suscrita por el acreedor.

ART. 56º.-
En el Boletín de la Propiedad Industrial se publicará un extracto de la resolución que autoriza la inscripción, modificación, reinscripción y cancelación de prendas marcarias.

ART. 57º.-
En caso de extravío o pérdida del contrato original de prenda registrada, el acreedor podrá solicitar un certificado de inscripción.

ART. 58º.-
Las inscripciones de los contratos de prenda a que se refiere el artículo 64º de la Ley No. 17011 caducarán a los cinco años.

CAPITULO VI - DEL REGISTRO DE EMBARGOS Y PROHIBICIONES DE INNOVAR

ART. 59º.-
En el registro de Embargos y Prohibiciones de Innovar, se inscribirán:
1º) Los embargos específicos y prohibiciones de innovar que dispongan los jueces, siempre que tengan relación con marcas registradas o solicitudes marcarias.
2º) Las cancelaciones de inscripción de las medidas dispuestas.

ART. 60º.-
La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial rechazará las solicitudes de inscripción de las medidas dispuestas en el artículo anterior que no contengan, en relación a las marcas registradas o en trámite de registro que se afectan, los siguientes datos:

1º) La denominación de la marca registrada o en trámite;
2º) El número de solicitud de registro;
3º) El titular de la misma.

ART. 61º.-
La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no admitirá los documentos en que no consten todos los datos referidos en el inciso 3º) del artículo 36º de la Ley No. 16871, salvo resolución expresa del Juez interviniente, de la que se deberá dejar constancia en el oficio respectivo.

ART. 62º.-
Las cancelaciones de las inscripciones de embargo o prohibición de innovar vigentes, sólo procederán cuando el Juez competente así lo comunique por oficio, debiéndose hacer mención en el mismo del número de oficio que ordenó la inscripción de la medida que se cancela.

ART. 63º.-
Las inscripciones de los embargos específicos y de las prohibiciones de innovar caducarán a los cinco años, salvo las que tengan su propio plazo establecido judicialmente conforme a lo dispuesto en los artículos 313 y 316 del Código General del Proceso.

CAPITULO VII - DEL REGISTRO DE DENOMINACIONES DE ORIGEN

ART. 64º.-
La solicitud del registro de denominaciones de origen creado por el artículo 76º de la Ley No. 17011, podrá ser realizada por uno o varios de los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios que tengan su establecimiento en la región o localidad, a la cual corresponde el uso de la denominación de origen; o a solicitud de alguna autoridad pública competente, con legítimo interés y establecida en el respectivo territorio.

ART. 65º.-
Los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios extranjeros, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar las denominaciones de origen extranjeras que les correspondan, de acuerdo a los Tratados Internacionales suscritos por la República.

ART. 66º.-
La denominación de origen que se pretenda registrar deberá adecuarse a los artículos 75º, 76º, 77º y 78º de la Ley No. 17011 debiéndose completar el formulario de solicitud correspondiente.

ART. 67º.-
En el caso de denominaciones de origen uruguayas se deberá acompañar, con el formulario de solicitud, constancia que acredite su otorgamiento por parte del organismo competente en la materia, en materia vitivinícola nacional la constancia deberá ser expedida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
En el caso de denominaciones de origen extranjeras ya reconocidas por el país de origen, se deberá acreditar dicha circunstancia con el formulario de solicitud, sin perjuicio de lo previsto en el Decreto 283/93 para la materia vitivinícola.

ART. 68º.-
Una vez presentada una solicitud en forma, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial procederá a hacer la correspondiente publicación, por una sola vez, en el Boletín de la Propiedad Industrial.

ART. 69º.-
En caso e existir oposición de terceros con un interés directo, personal y legítimo o de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial por no adecuarse a las previsiones legales, se dará traslado al solicitante por una plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, estándose a lo dispuesto en la Sección II del Capítulo I del presente Decreto en lo pertinente.

ART. 70º.-
De no existir oposición, se concederá el registro de acuerdo a la normativa vigente.
En caso de existir oposición, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial resolverá en definitiva, concediendo el registro o denegando la solicitud.

ART. 71º.-
El registro de las denominaciones de origen será sin plazo.

ART. 72º.-
La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial procederá a publicar la concesión de la denominación de origen en el Boletín de la Propiedad Industrial.

CAPITULO VIII - DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ART. 73º.-
La solicitud de registro en la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial deberá formularse por escrito, acompañándose las pruebas que acrediten haberse cumplido los requisitos exigidos en los numerales 1º) a 4º) del artículo 93º de la Ley No. 17011, así como el pago de la tasa correspondiente.

ART. 74º.-
Recibida la solicitud con todos los recaudos y aprobado el examen, en caso de ser requerido, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial realizará la inscripción y expedirá, a pedido del interesado, el certificado correspondiente.

ART. 75º.-
Los agentes de propiedad industrial gozarán de un estatuto especial para el ejercicio de su actividad laboral, debiendo ajustarse sus conductas a los principios de respeto, buena fe y lealtad.

ART. 76º.-
Los agentes de la propiedad industrial podrán representar válidamente a terceros compareciendo directamente en cualquier fase de gestión relativa a propiedad industrial mediante documento privado suscrito por el mandante.
En el caso de desistimiento de solicitud, renuncia de registro y cesión de solicitud o de registro, se exigirá autorización expresa para que dichos actos sean válidos.
A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, las autorizaciones y poderes concedidos a los agentes de la propiedad industrial tendrán una validez de diez años vencidos los cuales caducarán de pleno derecho.

ART. 77º.-
La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial determinará la sanción a aplicarse en el caso de que los agentes de la propiedad industrial incurran en alguna de las infracciones establecidas en la Ley No. 17.011 o en el presente Decreto, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieran corresponder.

ART. 78º.-
La condición de agente de la propiedad industrial se extinguirá:
1º) Por fallecimiento;
2º) Por renuncia;
3º) Por acto administrativo firme que resuelva la eliminación del Registro de Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial;
4º) Por sentencia judicial

ART. 79º.-
La profesión de agente de la propiedad industrial es incompatible con cualquier investidura contractual o presupuestal en el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

CAPITULO IX - DISPOSICIONES GENERALES

Sección I

ART. 80º.-
Los formularios y escritos que se presenten ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial deberán ser suscritos por él o los solicitantes o sus representantes, debiendo ser confeccionados en forma clara, salvándose las enmendaduras, testados y sobrerraspados.

ART. 81º.-
Con los formularios y escritos que se presenten ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, se deberán acompañar todos los documentos necesarios a efectos de su tramitación.

ART. 82º.-
Los documentos que acrediten la personería, con excepción de los previstos en el artículo 76º del presente Decreto, y los de naturaleza probatoria, deberán presentarse en su versión original, en testimonio notarial por exhibición, o mediante fotocopia simple con exhibición del original, a efectos de que el funcionario receptor deje la debida constancia.
Los documentos públicos y los poderes provenientes del extranjero deberán estar debidamente legalizados, sin perjuicio de lo dispuesto en el ordinal A - 1), in fine del artículo 6 quinques del Convenio de la Unión de París, Decreto-Ley No. 14.910, de 19 de julio de 1979.
En caso de encontrarse redactados en idioma extranjero, deberán ser acompañados de la correspondiente traducción, efectuada por traductor público.

ART. 83º.-
La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial regulará, por la vía de la resolución, las demás formalidades de los documentos que estime pertinentes.

Sección II

ART. 84º.-
Se notificarán personalmente a las partes: las vistas por defectos formales y sustanciales en las solicitudes de registros; las oposiciones de oficio y las de particulares; el traslado de los recursos y de las acciones de anulación y de reivindicación; las aperturas a prueba y las resultancias de la misma, cuando correspondiera; las resoluciones que conceden, deniegan, mantienen, revocan, anulan, reivindican o renuevan los registros.(Modificado)

ART. 85º.-
La notificación personal se realizará en la Oficina siendo carga de los interesados comparecer personalmente o por apoderado.

ART. 86º.-
Si el gestionante no fuera representado por un agente de la propiedad industrial, en defecto de notificación en la Oficina, se considerará notificación personal suficiente la constancia de comunicación de la resolución correspondiente al domicilio legal constituido.

ART. 87º.-
Las notificaciones que debiendo realizarse personalmente no pudieran cumplirse por causa imputable al gestionante se realizarán en el Boletín de la Propiedad Industrial, considerándose notificación suficiente la no comparecencia del interesado vencidos los tres días hábiles siguientes al de su publicación.

ART. 88º.-
Los titulares de signos distintivos podrán anunciar en el Diario Oficial las resoluciones por las que se conceden los registros.

Sección III

ART. 89º.-
La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá disponer mediante resolución la forma y condiciones válidas de comunicaciones a la oficina por telefacsímil.

Sección IV

ART. 90º.-
El solicitante podrá retirar su solicitud en cualquier momento del trámite. El retiro de una solicitud no dará derecho al reembolso de las tasas que se hubieran abonado.

ART. 91º.-
La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no ingresará ninguna gestión sin que se haya acreditado el pago de la tasa correspondiente y el pago del precio de la publicación, cuando correspondiera. (Sustituido) (Sustituido)

ART. 92º.-
Podrán ser desestimadas, sin más trámite, las gestiones que no se ajusten a las prescripciones de la Ley No. 17.011 o del presente Decreto.
Asimismo, la paralización de un expediente durante treinta días corridos, por cualquier causa imputable al gestionante, implicará tenerlo por desistido de su gestión sin más trámite.

CAPITULO X - DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ART. 93º.-
Derógase el Decreto 649/967, de 28 de setiembre de 1967, el Decreto 685/968, de 14 de noviembre de 1968, el Decreto 149/980, de 12 de marzo de 1980, el Decreto 352/980, de 18 de junio de 1980, el Decreto 22 ??? /986, de 23 de abril de 1986, el Decreto 51/993, de 27 de enero de 1993 y todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

ART. 94º.-
En las gestiones iniciadas con anterioridad a la vigencia de la Ley No. 17.011, de 25 de setiembre de 1998, si el interesado, habiendo sido notificado en forma, no cumplió con los requisitos exigidos en la Ley No. 9.956 en el plazo oportunamente concedido, se le tendrá por desistido de su gestión sin más trámite.

ART. 95º.-
A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto se dispondrá de un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables a efectos de que los interesados, -que hayan iniciado sus gestiones a partir de la entrada en vigencia de la Ley No. 17.011, de 25 de setiembre de 1998-, se sirvan adecuar sus actuaciones a las estipulaciones contenidas en el mismo, bajo apercibimiento de aplicar lo previsto en el artículo 95º.

ART. 96º.-
A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto se dispondrá de un plazo de quince días hábiles, perentorios e improrrogables a efectos de que los interesados cuyas gestiones fueron iniciadas a partir de la entrada en vigencia de la Ley No. 17.011, de 25 de setiembre de 1998, se sirvan agregar el recaudo de pago de la publicación, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su gestión sin más trámite.